中国商标海外被频频抢注的原因和应对策略
发布时间:2017-06-30 14:31

一、“洋河”商标泰国抢注案的借鉴意义

江苏洋河酒厂股份有限公司(下称“洋河公司”)是中国领先的白酒企业之一,自1915年参加巴拿马国际博览会获“国际名酒”奖状和金质奖章以来,通过在品牌国际化的道路上不懈努力,逐渐成为了世界级白酒品牌,相继荣登 “2017全球烈酒品牌价值50强”、“2017年度全球品牌500强”榜单。其使用于白酒上的“洋河” 商标屡获殊荣,曾经被认定为中国驰名商标。

2016年3月7日,超凡知识产权服务股份有限公司(下称“超凡知识产权”)作为洋河公司的国际商标代理机构,监控到河北省某公司将“洋河”商标在泰国提交注册申请并且已获得初审公告,超凡知识产权在第一时间将该消息通报给洋河公司。该抢注案引起了洋河公司的高度重视, 洋河公司决定立即提出异议申请进行阻止。异议申请提交后,抢注人未在法定期限内进行答辩, 2016年底泰国商标局决定驳回抢注商标的注册申请,洋河公司维权成功。

本案为一起海外商标抢注案件,案情较为简单。“洋河”商标泰国抢注案仅仅是中国知名企业的商标在海外遭遇抢注的冰山一角,洋河公司这次及时、主动出击是很好的维权例子。特别是在中国的知识产权制度起步较晚,国内企业对国际商标进行保护的意识较为薄弱,在对国际游戏规则不熟悉的背景下,洋河公司在国际商标保护方面的努力和对待国际商标抢注行为的积极态度是值得其他国内企业借鉴的。 那么,为什么中国商标在海外会被频频抢注?又该如何应对呢?现对笔者10余年来的国际商标实践经验进行总结,以资借鉴。


二、商标海外被抢注的原因

就本案而言,抢注人企图利用国内企业通过长期经营积累的知名度和美誉度谋取不当利益,主要是同业者将国内知名企业的商标在海外抢注,由于同业者对业内知名品牌更为熟悉,了解其背后的商机,将抢注的商标注册后进行“合 法”使用,以坐享其成。

虽然这种抢注行为看起来有些“不耻”, 违反商业道德,但商标权利归属的争夺本质上历来都不是道德问题,而是法律问题。国际商标的注册与保护需要遵循两个基本的法律原则:一是商标权利的地域性原则,即:一个国家或地区授予的商标权仅在本国或本地区有效,在其他国家或地区没有法律效力;二是商标权利法定授予的中国商标海外被频频抢注的原因和应对策略 ——从“洋河”商标泰国抢注异议案说起原则,不管各国是遵循“申请在先”原则,还是 “使用在先”原则,商标都需要经过法定的程序来进行权利归属的确认,而不是创造人或使用人自动享有相应权利。上述两个原则便决定了商标想在海外获得保护,必须在相应国家或地区进行相应的注册,没有在相应国家或地区注册的,则属于社会公共资源、无主财产,也就意味着任何人都可以拿来申请注册,而不仅仅是相应商标的创造者或使用者才可以申请注册。

分析了法律理论层面的原因,我们再来探讨现实的一面,即抢注的社会成因。一方面是笔者前文曾提到过的中国企业国际化发展越来越快, 但对国际规则不够熟悉、主动保护商标权的意识较为薄弱的主观原因,另一方面是商标抢注“有利可图”的客观原因,在笔者多年的国际商标实践经验中,遇到的每个抢注人都是一个“经济人”,抢注都有其收益预期。笔者在此只着重分析客观原因,在海外商标抢注的案件中,抢注行为主要有以下三种:

一是批量抢注知名商标,意图谋取暴利。 抢注人为职业商标掮客,把恶意抢注企业的知名商标作为职业,将商标抢注后并不会将商标投入实际使用,而是等国内企业发现后找到抢注人与其协商,或者抢注人主动联系企业将商标以高价出售,这对抢注人来说是低投入高回报的生意。 近期笔者发现某义乌公司在美国和日本批量抢注约500件国内企业的商标,令人触目惊心,其抢注意图非常明显,并且从500件的商标申请量也可以看出,抢注人的经济实力也不容小觑,抢注可谓下了血本。同时,超凡知识产权在常年国际商标监测的过程中,也发现了像某自然人在秘鲁批量抢注了“YOUKU”、“21KE”、 “10MOONS”等约150件商标,某自然人在巴 拉圭批量抢注了“FIYTA”、“TIAN WANG”、 “LI-NING”、“361°”等约120件商标,某自然人在印度尼西亚批量抢注了“MEIZU”、 “HENGYUANXIANG”、“YA DU”等约110件商标,都可谓是大手笔。另外,仅超凡知识产权 2016年监测到的国内企业海外被抢注的信息就多达2000多条,这也仅是众多抢注中的一部分,可见海外抢注这门生意对商标职业抢注人来说是多 么诱人。

二是阻止对手占领市场。国外竞争对手了解到国内企业即将进入当国市场,由于中国企业的商品通常物美价廉且性价比高,国外竞争对手担心中国企业的商品进入当国市场后会抢占其市场份额,为了阻止中国企业进入当国市场,将中国企业的商标抢先注册并提起侵权之诉,将中国企业挡在门外,形成贸易壁垒。

在这方面最有知名度的莫过于当年被媒体报道闹得沸沸扬扬的西门子公司抢注一系列国内竞争对手商标的事件。1999年1月,在德国抢注了海信集团的“Hisense”商标,后曾索价4000万欧元转让费,直至2005年经过各方面斡旋才与海信达成和解,历经6年的拉锯战最终以海信用50万欧元买回商标结束。2001年6月,西门子全资公司欧司朗公司在德国抢注厦门东林公司的“Firefly萤火虫”商标,同时,广东佛山照明公司的“FSL”商标、上海德士公司的“ECOLUX”商标、上海奥利玮公司的“ORION”商标、广州穗之星公司的 “GERLITE”商标等都曾分别遭到西门子欧司朗公司的抢注。

我们可以看到,遭遇商标抢注的都是当时国内新兴的与西门子有直接市场竞争的企业,鉴于国内人工、材料成本、技术成本的优势,都是可能对西门子发展带来威胁的企业。因此,业界巨头西门子便利用商标这一竞争工具抓住国内企业当时的软肋予以打击。

三是代理商抢注,要求独家垄断代理权等其他利益。中国企业在国外的当地经销商或代理商 将国内企业的商标抢注,并以抢注商标作为筹码威胁国内企业要求获得该产品在当国的独家代理 权,以达到垄断当国市场的目的。

在超凡知识产权2003年代理的轰动一时的 “五粮液”商标韩国异议维权案中,便出现过这种情形。虽然五粮液集团凭借其极高的品牌知名 度、无可争议的市场地位和强大的专业支持,最终赢回了属于自己的商标权,但在双方对“五粮液”商标在韩国是否驰名以及抢注行为是否基于恶意等问题一直争执不休时,在答辩的第二回合,却出现了剧情的反转,韩国抢注方一改往日态度,主动联系五粮液的代理方,主动请和,表 示希望通过其他方式,比如授权独家代理等将五粮液的商标纠纷私下解决。对此,五粮液集团代理方坚决拒绝了抢注方的和解请求,采用法律手段争回了属于自己的商标权。


三、海外商标抢注的应对策略

从“洋河”商标泰国抢注案中,我们可以得到如下启发。

一是坚持“产品未动,商标先行”的策略。 在品牌国际化的时代,商标是品牌保护的核心, 我国企业要真正走向国际化,开拓海外市场,首当其冲的就是树立全球商标战略意识,尽早进行海外商标注册,做到未雨绸缪,防患于未然。洋河公司旗下拥有“洋河”、“梦之蓝”、“海之蓝”等多个品牌,在多年前就已制定国际品牌战略,在全球主要国家地区完成了商标的布局保护工 作,织造出企业的海外商标“保护网”,为国内其他企业海外品牌保护树立模范作用。

二是建立海外商标监测预警机制。洋河公司能够及时了解到“洋河”商标在泰国被抢注,除了背后国际商标专业服务团队的支持外,还在于拥有国际商标监测侵权预警机制,能够及时发现 商标在海外被抢注的情况并采取制止措施,降低企业的维权成本和经营损失。这说明洋河公司在海外商标抢注方面的防范意识强,已经设立好完善的海外商标“防火墙”,能够先发制人将抢注商标扼杀于摇篮。倘若企业的商标在海外遭遇抢注成功并被投入实际使用,企业将可能蒙受巨大的损失,因此建立海外商标预警机制尤为重要。

企业可将商标在国外进行监测,以了解是否有他人注册相同、近似商标,一旦发现他人注册与企业商标相同近似的商标时,可在第一时间知晓并采取行动。值得注意的是,部分国家地区的商标注册制度与我们通常了解的商标注册制度有较大差别。比如欧盟及部分欧洲国家不审查相对理由,即便存在完全相同或极为近似的在先商标,审查员也不会主动基于在先商标驳回在后商标的申请。此外,企业还可委托海外经销商或代理商对市场上的抢注商标侵权产品进行重点关注,由于侵权产品会对经销商的利益造成实质影响,因此海外经销商通常也较为积极,这种市场监督方式通常较为经济、实用。

三是熟悉国际法律规则,积极维护自身权益。洋河公司在泰国运用法律手段维护了自己的合法权益,敢于拿起法律武器,是海外商标维权的“硬汉”。实际上,我国企业在出海之前应当先认真研究国际规则及各国商标法律法规,在海外维权案件中变被动为主动,从商标抢注的目的入手考虑采用多种解决纠纷的策略,比如:通过律师警告函、协商转让、溢价购买、商标异议、 无效宣告等方式解决。原则上能快速解决的就快速解决,不能快速解决的就持续关注找合适的时 间机会点解决。笔者曾经历过一个实际案例,国内某企业商标在墨西哥被抢注后,历经几轮处理未果,抢注人转而把抢注商标进行许可备案授权给当地一家企业实际使用,从而使维权工作变得更加被动。


总的来说,海外商标抢注对企业来说是一件相当棘手的事情,企业需加强国际商标保护意识,及时进行国际商标规划布局,主动进行海外侵权预警监测,积极妥善维护海外商标权益,最 终使品牌的创造者成为商标的所有人、使用人、 受益人,让中国品牌闪耀全球。


来源:中华商标杂志

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