一文了解专利抵触申请的若干要点

抵触申请是关于专利法中新颖性的概念，是指没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

抵触申请的风险分析

1、任何单位或者个人申请人限定涵盖了所有的申请人，也就是说，申请人本人的在先申请也会成为其在后申请的抵触申请。这个问题解决起来，比较容易，可以通过优先权来解决。申请人需要针对同一申请或者是对技术方案完善后，或者认为先前的在先发明已经没有市场价值，不再需要申请专利时，可以通过在递交在后申请的同时递交优先权申请，即可以争取到在先申请的申请日，而且，避免了抵触申请的风险。

2、同样的发明或者实用新型审查指南中指出：被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后(含申请日) 公布或公告的(以下简称申请在先公布或公告在后的) 发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。需要注意的是，在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。抵触申请仅仅能用来判断申请的新颖性，因此，必须是相同的技术领域，解决相同的技术问题，具有相同的技术效果，因此，在判断的顺序上，关键是看技术方案是否相同，或者是技术方案实质上相同。

3、技术领域的限定针对现有技术进行新颖性的判断，技术领域是指所有的技术领域，否则，会大大降低专利的技术水平。但是，对于针对抵触申请进行新颖性的判断，则是限于相同的技术领域。现有技术处于一种公知公开，只要想取即可取得的状态，申请人在申请前能够也应该进行基本的检索，以具备针对现有技术起码的新颖性的状态申请专利。但是，对于抵触申请，申请人无法查询或者，也无法通过检索获取相关信息，是在专利申请中永远无法避免的一个技术问题，因此，限定于相同的技术领域，可以给申请人后期审查的机会，通过后期审查，如果能够满足创造性要求，申请人的技术方案是对现有技术有贡献的，是可以授权。并不会因为抵触申请对新颖性判断的技术领域的要求放宽对授权带来任何不利影响。

4、单独比对对比文件：为判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件， 统称为对比文件。由于在实质审查阶段审查员一般无法得知在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，因此，在实质审查程序中所引用的对比文件主要是公开出版物。引用的对比文件可以是一份，也可以是数份；所引用的内容可以是每份对比文件的全部内容，也可以是其中的部分内容。对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。另外，对比文件中包括附图的，也可以引用附图。但是，审查员在引用附图时必须注意，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容。单独比对：判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。即，判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则。这与发明或者实用新型专利申请创造性的判断方法有所不同。

5、时间节点抵触申请的申请日在本申请的申请日以前，不包含本申请的申请日当日；抵触申请的公开日或公告日在本申请的申请日之后，包含本申请的申请日当日。

针对实用新型抵触申请来说，目前，实用新型授权周期大约为5-7个月，因此从本申请的申请日其向前推算7个月，7个月之前申请的实用新型专利多数已经结案，已经授权、驳回、视撤或主动撤回。从专利申请日起向前推算5-7个月内申请的已经结案，从申请日向前推算5个月申请的尚不确定。

因此，针对实用新型专利形成的抵触申请而言，其主要风险在本申请的申请日前的5个月内，从5个月到7个月，风险减小，7个月以上，风险几乎为零。针对发明抵触申请来说，目前发明公开包括主动申请公开和从申请日满18个月公开两种公开方式。如果申请日在递交申请即递交了提前公开申请，则一般经过初审之后即进行公布，这个过程一般为3-5个月。因为申请人基于市场调研、市场唤醒、市场公开与保护等等各种权衡与保护，并非是提前公开更有利于申请人，有时申请人为争取研发时间，或者为抢占市场份额做充足准备而争取准备时间，申请人需要更长的时间，申请人基于上述情况，可能不申请提前公开。因此，对于发明专利形成的抵触申请，本申请的申请日向前推算3-5个月为抵触申请风险较高的一个期间，从本申请的申请日向前推算5-18个月，则风险逐渐减弱。

综上，专利申请的申请日向前推算5个月以内为抵触申请风险高发期，5-7个月抵触申请风险较高期，7-18个月为抵触申请风险常规期。

6、国务院专利行政部门一国两制的国策，对于专利申请亦是如此。国务院专利行政部不包括任何向其他国家递交了专利申请，也不包括向中国专利局递交的国际申请，即pct申请，也不包括巴黎公约申请，不包括向港澳台递交的专利申请。抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，即申请日以前由任何单位或者个人提出、并在申请日之后(含申请日) 由专利局作出公布或公告的且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请。

如何降低抵触申请的风险

1、尽早申请，抢占先机。假设，一项全新的技术，发明人历尽千辛万苦终于发明成功，而且，发明人的技术方案在所属技术领域里是领先技术，那么，发明人申请专利是该项技术第一位申请人，那么申请人申请日之前，从未有人申请过相关专利，则对于申请人的专利申请来说，没有抵触申请文件的存在，则把抵触申请的风险降低到了零。但是，现代社会技术发展非常迅速，想成为所属技术领域里的独占鳌头的遥遥领先的先进技术，是非常非常困难，通常有很多人或公司会同步进行技术研发，在专利申请上也必然是交错申请，抵触申请是在所难免。但是，如果申请人能够适当提前申请，或者尽可能提前申请的日期，那么就会相应降低抵触申请的数量，降低抵触申请的风险。申请人可以考虑在技术研发阶段就开始进行专利布局，逐步推进申请专利，既能够对专利进行抢先布局，也能够减少抵触申请带来的风险。

2、权书进行技术分层分布，解决保护范围分层布置扩大保护范围覆盖面。排出抄袭的嫌疑的话，其实，要是能够设计出完全相同的技术方案，或者撰写出完全一致的申请文件，主要是撰写出完全一致的权利要求书，其实概率是非常非常小的，甚至可以忽略不计。但是，针对技术信息流通的广泛性和及时性，人们获取信息的渠道越来越多，信息收获反馈时间越来越短，出现相互学习和借鉴的情况非常普遍。因此，很难完全避免抵触申请，只能考虑降低抵触申请的概率，减少抵触申请破坏新颖性。权利要求书的每一条权利要求代表了一个完整的技术方案，尽可能多挖掘发明点，技术方案层层分布，设置尽可能多的权利要求，只要其中一条或者几条权利要求没有被抵触申请破坏新颖性，申请就能够进入下一步审查程序。正所谓“专业的人做专业的事”，申请人应该请专利代理公司撰写申请文件，既能够设定恰当的保护范围，也能够降低抵触申请的风险。

抵触申请在申请专利的过程中是不可避免的，但是可以通过采取相应的措施减少抵触申请破坏新颖性的概率。早申请，专人撰写，适当降低抵触申请带给申请人的风险，能够适当提高专利申请授权的概率。（由发思特专利部马雁供稿）